Лист із заголовком «попередній висновок про невідповідність заявленого позначення умовам надання правової охорони» лякає більшість заявників так, ніби це вже відмова. Це не так. Це проміжний етап експертизи, і в переважній більшості випадків ситуацію можна виправити — якщо діяти правильно й вчасно.
Головне: у вас є два місяці, і це ще не кінець
З дати отримання попереднього висновку в заявника є два місяці на вмотивовану відповідь (ст. 10 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»). Не встигаєте — строк можна продовжити ще до шести місяців понад початкові два, подавши клопотання та сплативши збір до його спливу. Тобто загалом на відповідь може бути до восьми місяців.
Навіть якщо і продовжений строк пропущено, це ще не автоматичний кінець: закон дозволяє відновити права за заявкою, якщо протягом шести місяців від дати пропуску подати клопотання разом із додатковими матеріалами, сплатити збір і показати, що прострочення сталося не з недбалості заявника, а попри вжиті належні заходи.
Але краще до цього не доводити. Попередній висновок надсилається лише один раз — другого шансу на проміжну відповідь не буде: наступний документ, який побачить заявник, це вже підсумкове рішення НОІВ.
Дві причини відмови — і вони лікуються по-різному
Перше, що варто зрозуміти з тексту висновку: експертиза заперечує позначення саме по собі, чи через конфлікт із чужою маркою. Це різні ситуації з різною стратегією відповіді.
Абсолютні підстави — претензія до самого позначення, незалежно від того, що вже зареєстровано іншими:
- позначення описове — просто називає товар чи його властивість («Смачний хліб» для хліба);
- не має розрізняльної здатності — надто загальне чи поширене, щоб вирізняти конкретного виробника;
- оманливе — може ввести споживача в оману щодо властивостей чи походження товару;
- суперечить публічному порядку чи принципам моралі;
- відтворює державну символіку, офіційні назви чи охоронювані позначення без дозволу;
- містить чуже географічне зазначення, зареєстроване чи заявлене раніше для таких самих чи споріднених товарів.
Відносні підстави — конфлікт із конкретною чужою маркою чи заявкою, поданою раніше:
- тотожність або схожість до ступеня змішування з уже зареєстрованою маркою або поданою раніше заявкою на такі самі чи споріднені товари й послуги;
- конфлікт із маркою, визнаною добре відомою в Україні;
- використання чужого відомого фірмового найменування;
- заявка подана агентом чи представником власника іноземної марки без його дозволу.
Що робити в кожному випадку
Якщо підстава абсолютна, відповідь будується на доведенні, що позначення таки розрізняльне: докази тривалого використання марки на ринку, обсяги продажів, реклама, впізнаваність серед споживачів. Іноді допомагає звуження переліку товарів чи невелике доопрацювання самого позначення.
Якщо підстава відносна, варіантів кілька: довести, що схожість насправді відсутня чи перебільшена; отримати від власника протиставленої марки лист-згоду на реєстрацію; звузити перелік товарів так, щоб конфлікт зникав; або, якщо протиставлена марка не використовується понад п'ять років, ініціювати дострокове припинення її дії.
Типовий випадок з описовістю
Кав'ярня подає заявку на позначення «Смачна кава» для класу 43. Експертиза відмовляє: словосполучення описує властивість послуги, а не вказує на конкретного надавача. Власник додає до позначення оригінальний елемент — логотип і вигадане слово — і подає нову заявку, яка вже проходить без зауважень.
Типовий випадок зі схожістю
Виробник косметики отримує висновок: його марка схожа до ступеня змішування з чужою, зареєстрованою на два роки раніше в тому самому класі. Перевірка показує, що протиставлена марка не використовується — власник давно закрив бізнес. Патентний повірений подає клопотання про дострокове припинення дії невикористовуваної марки, і після цього шлях для нової заявки відкритий.
Якщо все ж прийшла остаточна відмова
Якщо аргументи не переконали експертизу і НОІВ виносить рішення про відмову, у заявника є два місяці з дати отримання рішення, щоб оскаржити його — на вибір: до Апеляційної палати НОІВ або одразу до суду. Це саме вибір, а не послідовні етапи: звертатись до суду одразу закон не забороняє.
На практиці Апеляційна палата зазвичай швидша й дешевша за судовий процес, тому в більшості справ ми починаємо саме з неї. Якщо заперечення буде задоволено повністю чи частково, половина сплаченого за його подання збору повертається. Рішення Апеляційної палати, своєю чергою, можна оскаржити в суді протягом двох місяців, якщо і там не погодяться.
Чому відповідь варто доручити повіреному
Формально відповісти на висновок може й сам заявник. На практиці якість аргументації вирішує все: посилання на конкретні норми закону, релевантну практику Апеляційної палати, правильно оформлені докази використання. Самостійна відповідь «на емоціях» без юридичної аргументації здебільшого лише підтверджує початкову позицію експертизи.
Ми аналізуємо висновок, визначаємо, чи є реальні шанси відстояти позначення в поточному вигляді, і готуємо відповідь із конкретними аргументами та, за потреби, доказовою базою.
Перед подачею нової заявки варто перевірити назву та ознайомитись, як правильно обрати класи МКТП.