НОІВ відмовив у реєстрації назви ліків «ДЕКСИЛ», бо вона схожа одразу на чотири чужі марки в тому самому 05 класі. Заявник оскаржив відмову в Апеляційній палаті — і переміг. Найцікавіше: Палата погодилась, що слова таки схожі. Перемогу забезпечило зовсім інше.

Чому спершу відмовили

«ДЕКСИЛ» подали на реєстрацію для широкого переліку товарів 05 класу МКТП — фактично всього, що стосується фармацевтики. Експертиза знайшла в реєстрі чотири схожі марки на той самий корінь «ДЕКС-/ДОКС-/ДІКС-»: «ДЕКСЕЛЬ», «Дексал-Н», «ДІКСІЛ УЛЬТРА» і міжнародну реєстрацію «ДОКСЕЛ». Усі — теж у сфері фармацевтики. Із таким широким переліком конфлікт був майже неминучим.

Що визнала Палата — і це не на користь заявника

На відміну від інших справ, тут Апеляційна палата підтвердила схожість за всіма трьома ознаками:

• Звучання: спільний початковий звук «ДЕКС-» чи близький до нього «ДОКС-/ДІКС-» — найпомітніша частина слова на слух;
• Візуальний вигляд: той самий шрифт, кирилиця, переважно заголовні літери, той самий початковий елемент;
• Смислове враження: усі назви — вигадані слова без самостійного значення, які через саму належність до фармацевтичної галузі викликають однакові асоціації з ліками.

Тобто перший бар'єр — схожість позначень — марка не подолала. У більшості випадків на цьому справа й закінчується відмовою. Але є другий бар'єр, і саме на ньому все змінилося.

Другий крок: чи справді товари споріднені

Схожість слів — лише половина перевірки. Друга половина: чи є товари, для яких реєструються обидві марки, спорідненими — тобто чи може споживач подумати, що вони походять з одного джерела. І ось тут заявник зробив ключовий хід: звузив перелік товарів до вузької категорії — рецептурних знеболювальних і протизапальних препаратів для гострого болю, зокрема післяопераційного.

Порівнявши цей вузький перелік із тим, що реально охоплюють протиставлені марки, Палата встановила:

• «ДЕКСЕЛЬ» зареєстрована широко і навіть разом із косметикою (3 клас), без підтвердженого статусу лікарського засобу в державному реєстрі ліків;
• «Дексал-Н» — загальна фармацевтика без вузької спеціалізації;
• «ДІКСІЛ УЛЬТРА» взагалі поєднана з промисловими та агрохімічними товарами (1 клас) — це засіб захисту рослин, не ліки для людей;
• «ДОКСЕЛ» — загальні ветеринарні й людські препарати без вузької терапевтичної групи.

Ще один аргумент, який підсилив позицію

Заявник додатково довів реальний комерційний зв'язок із назвою: він — директор і бенефіціар компанії-постачальника, ліки «ДЕКСИЛ» реально постачаються й реалізуються в Україні за ліцензійною угодою з власником реєстраційного посвідчення. Це не було обов'язковою умовою для перемоги, але Палата прямо згадала цей факт у мотивації — добросовісне походження назви завжди грає на користь заявника.

Що це означає для вашого бренду

1. Схожість слів — не автоматична відмова. Навіть визнана схожість долається, якщо товари не конкурують на одному ринку. Це два окремі тести, і програш першого не означає програш справи.

2. Точний перелік товарів сильніший за широкий. Заявка «на все й одразу» найлегше конфліктує з чужими марками. Вузький, точний перелік — саме те, що ми маємо на увазі в статті про вибір класів МКТП — звужує коло потенційних конфліктів і одночасно підсилює аргументацію, якщо конфлікт усе ж виник.

3. «Паперова» реєстрація слабша за реальний ринок. Якщо протиставлена марка ніде фактично не використовується, це грає на вашу користь. Той факт, що конкурент щось зареєстрував, ще не означає, що це реально продається.