Американська корпорація S.C. Johnson — власник всесвітньо відомого бренду репелентів OFF!, продукція якого продається майже в 200 країнах — заперечила проти реєстрації українською агрокомпанією марки «Родент Офф». Аргумент здавався очевидним: обидва позначення містять слово «Офф». Апеляційна палата з цим не погодилась — і це показовий урок про те, як насправді порівнюють торговельні марки.

Аргумент опонента

S.C. Johnson володіє серією маркок за свідоцтвами України №№ 4023, 4027, 84938, 87015, 328736 — усі з домінуючим словесним елементом «OFF», зареєстровані для товарів 05 класу МКТП (засоби проти комах і шкідників). Компанія наполягала: «Родент Офф» можна сприйняти як продовження їхньої лінійки «OFF», а це вводить споживача в оману щодо виробника — тим паче що заявлена марка теж стосується товарів 05 класу.

На перший погляд аргумент логічний: слово справді те саме, товари в тому самому класі МКТП. Але Апеляційна палата порівнює позначення не по слову, а в цілому — за звучанням, виглядом і смислом одночасно.

Чому «Офф» не переважило

Палата проаналізувала схожість за трьома ознаками, і по кожній дійшла одного висновку — різні:

• Звучання: так, «офф» звучить однаково в обох позначеннях. Але «Родент Офф» має додатковий склад — загальне звукове враження від двослівної назви відрізняється від короткого «OFF!»;
• Вигляд: різні алфавіти (кирилиця в заявленому позначенні проти латиниці в частині маркок опонента), різний регістр літер, додаткові графічні елементи та кольори в марках S.C. Johnson;
• Зміст: тут і сталось найцікавіше.

Через це Палата не визнала й спорідненості товарів 05 класу МКТП між заявленим позначенням і протиставленими марками — попри те, що формально обидва стосуються засобів проти шкідників.

А введення в оману?

Другий аргумент опонента — що споживач подумає, ніби «Родент Офф» виробляє саме S.C. Johnson. Палата відхилила і це: позначення не містить жодних імен, назв компаній чи географічних вказівок, які б натякали на конкретного виробника. А заявник — відомий в Україні виробник мікробних і ферментних препаратів для сільського господарства, що працює в геть іншому сегменті ринку, ніж побутові репеленти від комах.

Що це означає для вашої назви

1. Спільне слово — не автоматична відмова. Навіть коли в назві є слово з чужої відомої марки, рішення залежить від того, яке враження створює позначення в цілому, а не від збігу одного фрагмента.

2. Загальновживані слова захищені слабше. «Off» — звичайне англійське слово з абстрактним значенням. Що загальніше і менш оригінальне слово, то важче його власнику заборонити іншим використовувати схожі комбінації в геть іншому контексті.

3. Домінуючий елемент вирішує більше, ніж збіг слова. Якщо ваша назва додає слово, яке змінює основний смисловий наголос позначення — як «Родент» тут — це реальний аргумент на вашу користь, навіть проти світового бренду.

Схожий принцип — коли формальна схожість не переважує реальної різниці — спрацював і в кейсі «ДЕКСИЛ», тільки там вирішальним був не домінуючий елемент, а спорідненість товарів.